为了实行全球化的战略，最近几年中国公司都在申请美国商标。在申请商标的时候，很多喜欢打擦边球，在商标里混入名人或其他驰名商标的元素。这样做有时候确实可以给自己的产品带来光环效应，大大增加销量。其实这种做法，也不是一天两天了。一些中国做的比较好的产品，包括上市公司的产品，使用的商标也和一些外国商标长得像像孪生兄弟。如果买家不仔细看，真的会混淆。
这样做带来的成本似乎很低，回报又巨大。但在蹭名人或名牌的时候，一定要把握好尺度，否则会带来潜在的风险。这里举两个我做的商标案例，以作说明。
第一个案例是一个商标复议的案子。一家乐器公司销售从中国生产的小提琴。商标的一部分是17世纪意大利一个顶级造琴大师的名字。这个名字在小提琴界几乎人尽皆知。拒件的原因也主要是商标误导了消费者，让人以为小提琴和造琴大师有关联。这家乐器公司是自己递交申请给美国商标专利局，在首轮被拒以后也没有提供有效的回复，美国商标专利局给了终裁后，公司想到找律师。但一般商标法律师对此案非常悲观，认为已经是板上订钉，不可能翻案了。
我接到这个案子后对裁判官的证据进行了分析。裁判官主要引用的是一些网络上的信息，追溯这个商标的源头是某大师的名字。表明上看好像无懈可击，但仔细分析这些证据是有漏洞的。它没有论证大师的名字在他过世以后的几百年间有没有衍生其他的意义。这个就需要对小提琴的制造史做一个深入的研究。研究的结果是其实这个名字的含义在几百年间已经发生了变化，当用在小提琴身上的时候，他可以指小提琴的一种类型（根据琴孔和琴身的形状和线条区分），而不单指代大师或其作品。这种类型的小提琴最初可能是大师最擅长制造的，但现在已经广为雅马哈等乐器制造商所生产。另外，大师的名字在意大利语中也衍生出“极品”的意思，可以形容任何品质极佳的产品。据此我代表客户向美国商标专利局提出上诉申请，并递交了论文般的证明材料。说明因为大师的名字在已经被赋有了其他现代意义，裁判官不能认定该商标特定无误的指向大师。同时，我也指出了美国商标专利局在类似情形下批准商标的种种案例。最终，美国商标专利局撤销了终裁决定，认同了我提出的观点。该商标被成功注册。
这个品牌销售情况非常好，好到已经屡次被其他中国公司山寨侵权 。更为重要的是，该商标一旦被美国商标专利局登记，就很难被其他第三方挑战。它是一个响亮的商标但又不侵犯任何驰名商标。大师也不会从土里爬出来表达异议。这个擦边球打得聪明。
第二个案例就是一个反面教材。客户是一个中国电子产品公司。也希望打打擦边球。但商标规划却太过于有侵略性，过早的暴露了中国制造称霸全球的野心。该商标把世界上最成功的两家电子产品公司的商标进行了一个简单的杂交，乍眼一看，还以为是苹果和索尼合并了。这个已经不是打擦边球，简直是要捅马蜂窝了。我递申请之前也捏一把汗，反复警告客户这个很可能是浪费申请费，即使申请下来也可能被两大电子公司请去对簿公堂。但客户有侥幸心理，执意要注册，于是我们也就递件了。结果很意外的是美国商标专利局居然通过了，也不知道是不是裁判官眼睛花了。但不出所料很快驰名商标的公司就向美国商标专利局提出反对注册通知（Notice of Opposition to Registration）。最后客户在律师的建议下放弃了该商标。好在商标还没实际投入使用，所以之后也没有涉及到损害赔偿。
以上两个案例说明，打擦边球是有风险的。轻则被商标局拒，重则商标作废，还得赔偿对方损失。申请者应该有风险意识。但如果“擦边球”打的合理，打得聪明，打得合法，则可以给企业带来巨大的回报。
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